道方圖說｜使用合法的外觀設計專利，為何還

外觀設計與商標雖均屬于知識產權的范疇，但分別受不同的知識產權法律保護。

外觀設計，屬于專利法的保護對象，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感并適于工業應用的新設計。 [1]

商標，屬于商標法的保護對象，是指任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合。 [2]

從表面看，外觀設計與商標屬于兩個毫不相關的知識產權客體，然而實踐中，大量案件的爭訟原委恰巧在于，使用具有合法專利權基礎的外觀設計，卻被商標權人起訴侵犯了商標權。我們不禁要問，緣何在外觀設計專利權人在行使合法的專利權時，會動了商標權人的奶酪？下文先闡明二者產生沖突的原因。

外觀設計專利權及商標權的獲得

外觀設計專利以美感為核心，具有創造性、新穎性及實用性。實踐中，外觀設計突出其實用特性，是對產品的外表所做的式樣設計，適宜于工業上應用、富有美感，申請專利的外觀設計改變并適用于產品的外觀，是產品不可分割的組成部分，可批量適用于工業產品。

那么，

對于商標權及外觀設計專利權的獲得，

我國法律又是如何規定的？

我國現行專利法明確規定，授予專利權的外觀設計，不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突；應當不屬于現有設計，與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。 [3]可見，注冊商標的全部或部分構成要素，并未被禁止成為申請專利的外觀設計或其組成部分。

具體到外觀設計專利授權，其在授權之前并不進行實質審查，我國專利法第四十條規定，外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。外觀設計專利權自公告之日起生效。也就是說，我國外觀設計專利申請只需經初步審查，通過后即可予以授權，無需經實質審查程序。而且，專利審查人員在進行初步審查時，主要是將申請設計與已有設計進行比對，已有商標并不是被比對的數據基礎。

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我國現行商標法則明確規定，任何具有顯著性且不含有商標法禁止使用和注冊的標志，均可以申請為注冊商標，三維立體標志可申請為注冊商標受到保護。當然，法律對三維標志的保護作出了一定限制，“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。” [4]可見，具有專利的外觀設計，同樣未被禁止全部或部分成為注冊商標或其組成部分。

具體到商標注冊，其在授予之前需經形式審查和實質審查。通常，國家商標受理機關的形式審查包括：對申請文件的審查，如所提交的申請文件齊全、填寫規范、已簽字或蓋章；對商標圖樣的規格、清晰度及必要說明的審查；對分類也即填報的商品或服務項目的審查。實質審查在程序審查之后，主要審查有無在先相同或近似的商標。

值得注意的是，已注冊商標才可能成為引證商標，外觀設計并不屬于申請商標的被引證對象，也就不可能成為阻卻商標申請注冊的駁回事由。

簡言之，我國外觀設計專利由當事人申請，經國家專利主管部門審查通過后給予行政授權，申請人由此成為專利權人；注冊商標經當事人申請，經國家商標主管部門審查通過后給予注冊，商標由此成為注冊商標，申請人由此成為注冊商標權人。在此過程中，并不對申請的外觀設計是否與已有商標的關聯審查，亦無對申請的商標是否與已有外觀設計的關聯進行審查。

互有重合的構成要素及使用范圍：

外觀設計與商標的關聯

從構成要素來看，外觀設計由形狀、圖案及色彩構成； [5]商標由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合及聲音構成。顯而易見，形狀、圖形、圖案、顏色同時為外觀設計及商標的構成元素，這些元素單獨極可能相同或相似，經組合后亦可能變得相同或相似。

從使用范圍來看，外觀設計使用于產品的外形或外包裝上，商標同樣使用或附載于商品的外形或外包裝上，外觀設計與商標二者的使用范圍有相互重合的部分。

可以發現，根據我國現行法律之規定，外觀設計可以被申請并核準為注冊商標，注冊商標也可以被申請為外觀設計專利。但同樣在產品外形或外包裝上使用相同或相似的構成要素看，導致外觀設計專利權與商標權的沖突日趨常見。外觀設計不經過實質審查即可獲得國家授權，質言之，國家在授予外觀設計專利權時，并不審查該外觀設計是否使用了他人商標中的要素。

同時，商標注冊不會也不可能將有效性不斷變化的外觀設計專利作為引證對象，也就不會審查注冊商標是否使用了他人的有效外觀設計專利中的要素。此時，商標權與外觀設計專利權將不可避免產生沖突。

例如，同樣的美術體文字，就可同時成為外觀設計專利權及商標權的客體。實踐中，外觀設計專利權與商標權的沖突主要表現為兩方面：

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一是相關主體將他人已取得專利權的外觀設計整體或其組成要素申請商標, 并經核準成為注冊商標, 依法取得商標專用權, 或者雖未注冊成為注冊商標，但作為商標使用并經使用成為馳名商標，此時，會產生在后商標權與在先外觀設計專利權的沖突。

二是相關主體將與他人注冊商標相同或近似的要素作為申請專利權的外觀設計或其構成要素, 并經審查取得專利權, 此時，會產生在后外觀設計專利權與在先商標權的沖突。

[1]《中華人民共和國專利法》第二條.

[2]《中華人民共和國商標法》第八條.

[3]《中華人民共和國專利法》第二十三條.

[4]《中華人民共和國商標法》第五十九條.

[5]黃細江.外觀設計的本質回歸和立法展望——以圖形用戶界面為考察對象[J].知識產權,2017(11):67-76.

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編輯 @ 佩怡