道方圖說｜使用合法的外觀設(shè)計專利，為何還

外觀設(shè)計與商標雖均屬于知識產(chǎn)權(quán)的范疇，但分別受不同的知識產(chǎn)權(quán)法律保護。

外觀設(shè)計，屬于專利法的保護對象，是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。 [1]

商標，屬于商標法的保護對象，是指任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標志,包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合。 [2]

從表面看，外觀設(shè)計與商標屬于兩個毫不相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)客體，然而實踐中，大量案件的爭訟原委恰巧在于，使用具有合法專利權(quán)基礎(chǔ)的外觀設(shè)計，卻被商標權(quán)人起訴侵犯了商標權(quán)。我們不禁要問，緣何在外觀設(shè)計專利權(quán)人在行使合法的專利權(quán)時，會動了商標權(quán)人的奶酪？下文先闡明二者產(chǎn)生沖突的原因。

外觀設(shè)計專利權(quán)及商標權(quán)的獲得

外觀設(shè)計專利以美感為核心，具有創(chuàng)造性、新穎性及實用性。實踐中，外觀設(shè)計突出其實用特性，是對產(chǎn)品的外表所做的式樣設(shè)計，適宜于工業(yè)上應(yīng)用、富有美感，申請專利的外觀設(shè)計改變并適用于產(chǎn)品的外觀，是產(chǎn)品不可分割的組成部分，可批量適用于工業(yè)產(chǎn)品。

那么，

對于商標權(quán)及外觀設(shè)計專利權(quán)的獲得，

我國法律又是如何規(guī)定的？

我國現(xiàn)行專利法明確規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，不得與他人在申請日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突；應(yīng)當不屬于現(xiàn)有設(shè)計，與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。 [3]可見，注冊商標的全部或部分構(gòu)成要素，并未被禁止成為申請專利的外觀設(shè)計或其組成部分。

具體到外觀設(shè)計專利授權(quán)，其在授權(quán)之前并不進行實質(zhì)審查，我國專利法第四十條規(guī)定，外觀設(shè)計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務(wù)院專利行政部門作出授予外觀設(shè)計專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時予以登記和公告。外觀設(shè)計專利權(quán)自公告之日起生效。也就是說，我國外觀設(shè)計專利申請只需經(jīng)初步審查，通過后即可予以授權(quán)，無需經(jīng)實質(zhì)審查程序。而且，專利審查人員在進行初步審查時，主要是將申請設(shè)計與已有設(shè)計進行比對，已有商標并不是被比對的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

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我國現(xiàn)行商標法則明確規(guī)定，任何具有顯著性且不含有商標法禁止使用和注冊的標志，均可以申請為注冊商標，三維立體標志可申請為注冊商標受到保護。當然，法律對三維標志的保護作出了一定限制，“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止他人正當使用。” [4]可見，具有專利的外觀設(shè)計，同樣未被禁止全部或部分成為注冊商標或其組成部分。

具體到商標注冊，其在授予之前需經(jīng)形式審查和實質(zhì)審查。通常，國家商標受理機關(guān)的形式審查包括：對申請文件的審查，如所提交的申請文件齊全、填寫規(guī)范、已簽字或蓋章；對商標圖樣的規(guī)格、清晰度及必要說明的審查；對分類也即填報的商品或服務(wù)項目的審查。實質(zhì)審查在程序?qū)彶橹螅饕獙彶橛袩o在先相同或近似的商標。

值得注意的是，已注冊商標才可能成為引證商標，外觀設(shè)計并不屬于申請商標的被引證對象，也就不可能成為阻卻商標申請注冊的駁回事由。

簡言之，我國外觀設(shè)計專利由當事人申請，經(jīng)國家專利主管部門審查通過后給予行政授權(quán)，申請人由此成為專利權(quán)人；注冊商標經(jīng)當事人申請，經(jīng)國家商標主管部門審查通過后給予注冊，商標由此成為注冊商標，申請人由此成為注冊商標權(quán)人。在此過程中，并不對申請的外觀設(shè)計是否與已有商標的關(guān)聯(lián)審查，亦無對申請的商標是否與已有外觀設(shè)計的關(guān)聯(lián)進行審查。

互有重合的構(gòu)成要素及使用范圍：

外觀設(shè)計與商標的關(guān)聯(lián)

從構(gòu)成要素來看，外觀設(shè)計由形狀、圖案及色彩構(gòu)成； [5]商標由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志、顏色組合及聲音構(gòu)成。顯而易見，形狀、圖形、圖案、顏色同時為外觀設(shè)計及商標的構(gòu)成元素，這些元素單獨極可能相同或相似，經(jīng)組合后亦可能變得相同或相似。

從使用范圍來看，外觀設(shè)計使用于產(chǎn)品的外形或外包裝上，商標同樣使用或附載于商品的外形或外包裝上，外觀設(shè)計與商標二者的使用范圍有相互重合的部分。

可以發(fā)現(xiàn)，根據(jù)我國現(xiàn)行法律之規(guī)定，外觀設(shè)計可以被申請并核準為注冊商標，注冊商標也可以被申請為外觀設(shè)計專利。但同樣在產(chǎn)品外形或外包裝上使用相同或相似的構(gòu)成要素看，導致外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)的沖突日趨常見。外觀設(shè)計不經(jīng)過實質(zhì)審查即可獲得國家授權(quán)，質(zhì)言之，國家在授予外觀設(shè)計專利權(quán)時，并不審查該外觀設(shè)計是否使用了他人商標中的要素。

同時，商標注冊不會也不可能將有效性不斷變化的外觀設(shè)計專利作為引證對象，也就不會審查注冊商標是否使用了他人的有效外觀設(shè)計專利中的要素。此時，商標權(quán)與外觀設(shè)計專利權(quán)將不可避免產(chǎn)生沖突。

例如，同樣的美術(shù)體文字，就可同時成為外觀設(shè)計專利權(quán)及商標權(quán)的客體。實踐中，外觀設(shè)計專利權(quán)與商標權(quán)的沖突主要表現(xiàn)為兩方面：

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一是相關(guān)主體將他人已取得專利權(quán)的外觀設(shè)計整體或其組成要素申請商標, 并經(jīng)核準成為注冊商標, 依法取得商標專用權(quán), 或者雖未注冊成為注冊商標，但作為商標使用并經(jīng)使用成為馳名商標，此時，會產(chǎn)生在后商標權(quán)與在先外觀設(shè)計專利權(quán)的沖突。

二是相關(guān)主體將與他人注冊商標相同或近似的要素作為申請專利權(quán)的外觀設(shè)計或其構(gòu)成要素, 并經(jīng)審查取得專利權(quán), 此時，會產(chǎn)生在后外觀設(shè)計專利權(quán)與在先商標權(quán)的沖突。

[1]《中華人民共和國專利法》第二條.

[2]《中華人民共和國商標法》第八條.

[3]《中華人民共和國專利法》第二十三條.

[4]《中華人民共和國商標法》第五十九條.

[5]黃細江.外觀設(shè)計的本質(zhì)回歸和立法展望——以圖形用戶界面為考察對象[J].知識產(chǎn)權(quán),2017(11):67-76.

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編輯 @ 佩怡