道方圖說(shuō)｜使用合法的外觀設(shè)計(jì)專利，為何還

外觀設(shè)計(jì)與商標(biāo)雖均屬于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的范疇，但分別受不同的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)。

外觀設(shè)計(jì)，屬于專利法的保護(hù)對(duì)象，是指對(duì)產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所做出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。 [1]

商標(biāo)，屬于商標(biāo)法的保護(hù)對(duì)象，是指任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志,包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等,以及上述要素的組合。 [2]

從表面看，外觀設(shè)計(jì)與商標(biāo)屬于兩個(gè)毫不相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)客體，然而實(shí)踐中，大量案件的爭(zhēng)訟原委恰巧在于，使用具有合法專利權(quán)基礎(chǔ)的外觀設(shè)計(jì)，卻被商標(biāo)權(quán)人起訴侵犯了商標(biāo)權(quán)。我們不禁要問，緣何在外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)人在行使合法的專利權(quán)時(shí)，會(huì)動(dòng)了商標(biāo)權(quán)人的奶酪？下文先闡明二者產(chǎn)生沖突的原因。

外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)及商標(biāo)權(quán)的獲得

外觀設(shè)計(jì)專利以美感為核心，具有創(chuàng)造性、新穎性及實(shí)用性。實(shí)踐中，外觀設(shè)計(jì)突出其實(shí)用特性，是對(duì)產(chǎn)品的外表所做的式樣設(shè)計(jì)，適宜于工業(yè)上應(yīng)用、富有美感，申請(qǐng)專利的外觀設(shè)計(jì)改變并適用于產(chǎn)品的外觀，是產(chǎn)品不可分割的組成部分，可批量適用于工業(yè)產(chǎn)品。

那么，

對(duì)于商標(biāo)權(quán)及外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的獲得，

我國(guó)法律又是如何規(guī)定的？

我國(guó)現(xiàn)行專利法明確規(guī)定，授予專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)，不得與他人在申請(qǐng)日以前已經(jīng)取得的合法權(quán)利相沖突；應(yīng)當(dāng)不屬于現(xiàn)有設(shè)計(jì)，與現(xiàn)有設(shè)計(jì)或者現(xiàn)有設(shè)計(jì)特征的組合相比，應(yīng)當(dāng)具有明顯區(qū)別；也沒有任何單位或者個(gè)人就同樣的外觀設(shè)計(jì)在申請(qǐng)日以前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出過申請(qǐng)，并記載在申請(qǐng)日以后公告的專利文件中。 [3]可見，注冊(cè)商標(biāo)的全部或部分構(gòu)成要素，并未被禁止成為申請(qǐng)專利的外觀設(shè)計(jì)或其組成部分。

具體到外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)，其在授權(quán)之前并不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查，我國(guó)專利法第四十條規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國(guó)務(wù)院專利行政部門作出授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的決定，發(fā)給相應(yīng)的專利證書，同時(shí)予以登記和公告。外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)自公告之日起生效。也就是說(shuō)，我國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)只需經(jīng)初步審查，通過后即可予以授權(quán)，無(wú)需經(jīng)實(shí)質(zhì)審查程序。而且，專利審查人員在進(jìn)行初步審查時(shí)，主要是將申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)與已有設(shè)計(jì)進(jìn)行比對(duì)，已有商標(biāo)并不是被比對(duì)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

■

我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法則明確規(guī)定，任何具有顯著性且不含有商標(biāo)法禁止使用和注冊(cè)的標(biāo)志，均可以申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)，三維立體標(biāo)志可申請(qǐng)為注冊(cè)商標(biāo)受到保護(hù)。當(dāng)然，法律對(duì)三維標(biāo)志的保護(hù)作出了一定限制，“三維標(biāo)志注冊(cè)商標(biāo)中含有的商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀或者使商品具有實(shí)質(zhì)性價(jià)值的形狀，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。” [4]可見，具有專利的外觀設(shè)計(jì)，同樣未被禁止全部或部分成為注冊(cè)商標(biāo)或其組成部分。

具體到商標(biāo)注冊(cè)，其在授予之前需經(jīng)形式審查和實(shí)質(zhì)審查。通常，國(guó)家商標(biāo)受理機(jī)關(guān)的形式審查包括：對(duì)申請(qǐng)文件的審查，如所提交的申請(qǐng)文件齊全、填寫規(guī)范、已簽字或蓋章；對(duì)商標(biāo)圖樣的規(guī)格、清晰度及必要說(shuō)明的審查；對(duì)分類也即填報(bào)的商品或服務(wù)項(xiàng)目的審查。實(shí)質(zhì)審查在程序?qū)彶橹螅饕獙彶橛袩o(wú)在先相同或近似的商標(biāo)。

值得注意的是，已注冊(cè)商標(biāo)才可能成為引證商標(biāo)，外觀設(shè)計(jì)并不屬于申請(qǐng)商標(biāo)的被引證對(duì)象，也就不可能成為阻卻商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的駁回事由。

簡(jiǎn)言之，我國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利由當(dāng)事人申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家專利主管部門審查通過后給予行政授權(quán)，申請(qǐng)人由此成為專利權(quán)人；注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)當(dāng)事人申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家商標(biāo)主管部門審查通過后給予注冊(cè)，商標(biāo)由此成為注冊(cè)商標(biāo)，申請(qǐng)人由此成為注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人。在此過程中，并不對(duì)申請(qǐng)的外觀設(shè)計(jì)是否與已有商標(biāo)的關(guān)聯(lián)審查，亦無(wú)對(duì)申請(qǐng)的商標(biāo)是否與已有外觀設(shè)計(jì)的關(guān)聯(lián)進(jìn)行審查。

互有重合的構(gòu)成要素及使用范圍：

外觀設(shè)計(jì)與商標(biāo)的關(guān)聯(lián)

從構(gòu)成要素來(lái)看，外觀設(shè)計(jì)由形狀、圖案及色彩構(gòu)成； [5]商標(biāo)由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合及聲音構(gòu)成。顯而易見，形狀、圖形、圖案、顏色同時(shí)為外觀設(shè)計(jì)及商標(biāo)的構(gòu)成元素，這些元素單獨(dú)極可能相同或相似，經(jīng)組合后亦可能變得相同或相似。

從使用范圍來(lái)看，外觀設(shè)計(jì)使用于產(chǎn)品的外形或外包裝上，商標(biāo)同樣使用或附載于商品的外形或外包裝上，外觀設(shè)計(jì)與商標(biāo)二者的使用范圍有相互重合的部分。

可以發(fā)現(xiàn)，根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律之規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)可以被申請(qǐng)并核準(zhǔn)為注冊(cè)商標(biāo)，注冊(cè)商標(biāo)也可以被申請(qǐng)為外觀設(shè)計(jì)專利。但同樣在產(chǎn)品外形或外包裝上使用相同或相似的構(gòu)成要素看，導(dǎo)致外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突日趨常見。外觀設(shè)計(jì)不經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查即可獲得國(guó)家授權(quán)，質(zhì)言之，國(guó)家在授予外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)時(shí)，并不審查該外觀設(shè)計(jì)是否使用了他人商標(biāo)中的要素。

同時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)不會(huì)也不可能將有效性不斷變化的外觀設(shè)計(jì)專利作為引證對(duì)象，也就不會(huì)審查注冊(cè)商標(biāo)是否使用了他人的有效外觀設(shè)計(jì)專利中的要素。此時(shí)，商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)將不可避免產(chǎn)生沖突。

例如，同樣的美術(shù)體文字，就可同時(shí)成為外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)及商標(biāo)權(quán)的客體。實(shí)踐中，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的沖突主要表現(xiàn)為兩方面：

■

一是相關(guān)主體將他人已取得專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)整體或其組成要素申請(qǐng)商標(biāo), 并經(jīng)核準(zhǔn)成為注冊(cè)商標(biāo), 依法取得商標(biāo)專用權(quán), 或者雖未注冊(cè)成為注冊(cè)商標(biāo)，但作為商標(biāo)使用并經(jīng)使用成為馳名商標(biāo)，此時(shí)，會(huì)產(chǎn)生在后商標(biāo)權(quán)與在先外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的沖突。

二是相關(guān)主體將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的要素作為申請(qǐng)專利權(quán)的外觀設(shè)計(jì)或其構(gòu)成要素, 并經(jīng)審查取得專利權(quán), 此時(shí)，會(huì)產(chǎn)生在后外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與在先商標(biāo)權(quán)的沖突。

[1]《中華人民共和國(guó)專利法》第二條.

[2]《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第八條.

[3]《中華人民共和國(guó)專利法》第二十三條.

[4]《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第五十九條.

[5]黃細(xì)江.外觀設(shè)計(jì)的本質(zhì)回歸和立法展望——以圖形用戶界面為考察對(duì)象[J].知識(shí)產(chǎn)權(quán),2017(11):67-76.

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編輯 @ 佩怡