近年來，在國際大環境的影響下，中國企業在海外知識產權維權的形勢日趨嚴峻，也有越來越多的浦東新區企業在“走出去”過程中遇到涉及知識產權方面的跨國糾紛。只有讓海外知識產權保護“更給力”，浦東新區的創新發展方能“如虎添翼”。本指引旨在幫助企業了解國際知識產權領域的規則和慣例，推動并提升企業自身的國際知識產權保護能力，幫助企業有效提升風險防控水平，避免知識產權糾紛和貿易摩擦，從商標、專利的海外注冊申請及布局等方面針對性的提出切實可行的操作指引供企業參考。

一、商標指導意見

（一）商標的海外注冊途徑

1. 通過代理機構直接向所要申請的國家提出申請

（1）通過國內的代理機構或者律師事務所進行

（2）直接委托當地專利商標代理機構或者律師事務所進行商標注冊申請

2. 通過馬德里國際注冊途徑向所要申請的國家（必須是馬德里聯盟成員國）提出領土延伸申請

通過我國國家知識產權局商標局提出申請后由國家知識產權局商標局審核通過后向馬德里國際注冊局遞交注冊申請。

截至2019年9月，馬德里聯盟共有106個成員。其中非洲知識產權組織、歐盟和比荷盧是聯合主體。香港、澳門、臺灣只能選擇直接去注冊申請。

（二）國外商標注冊制度的主要不同點

1. 大陸法系國家基本以注冊在先原則為主，兼顧使用在先的原則；

2. 英美法系國家基本以使用在先原則為主，兼顧注冊在先的原則。

（三）海外商標申請途徑選擇時需要注冊的問題

1. 確定海外商標注冊申請的目的：是保護性注冊還是實際上的商品或者服務要到達該地區？

（1）如為保護性注冊，在馬德里協議和議定書成員國注冊建議優先馬德里國際注冊；

（2）如產品或者服務實際到達該國，建議選擇通過國內代理機構或者律所直接在該國進行注冊申請。

2. 申請注冊的商標是否與國內注冊的商標完全一致？

（1）如申請注冊的商標和商品與國內注冊的商標完全一致，且是保護性注冊，則優先選擇馬德里國際注冊；

（2）如申請注冊的商標和商品與國內注冊的商標不一致，只能選擇選擇通過國內代理機構或者律所直接在該國進行注冊申請。

3. 根據所要申請的國家具體法律規定不同而選擇不同的方式。

（1）商標審查時間長的國家建議選擇馬德里國際注冊；成員國承諾18個月必須作出不予注冊的決定，因此審查時間長的國家只能對超期審理的商標給與直接注冊；

（2）歐盟國家商標的注冊只要有一個國家拒絕申請，歐盟的馬德里國際注冊就會被分別下發給每一個成員國單獨繼續審理；

（3）美國注冊申請有三種情況

A．意向使用注冊，會被后續要求提供商標使用證據；

B．已經使用注冊，提供使用證據；

C．以本國注冊為基礎的注冊，申請時不需要提供使用證據，但是注冊5年后需要提交使用證據，才能保留后5年的注冊，每次續展時還需要提供使用證據；

（4）東南亞國家注冊申請時的委托書一般需要公證認證；

（5）我方的注冊申請英文文字部分可以在境外官方機構公開的網站信息和購買的軟件系統做一定的初步查詢，圖形和中文查詢比較困難。

二、專利指導意見

（一）專利的申請

正確的專利申請方式應當是，發明人將技術方案與代理人做充分溝通，利用代理人對專利保護規則、專利撰寫規則、專利侵權訴訟的經驗，將技術方案的保護范圍最大化，不僅很好的保護了自己，而且還不容易被輕易規避掉，這需要代理人與發明人充分溝通，共同努力，完善方案，而不是簡單的做文字編纂工作。此外，還可以做基本檢索，以盡量評估該技術方案的新穎性、創造性，如果檢索到相同的現有技術，避免提交重復的技術方案專利申請，浪費資源，就需要和代理人共同完成技術方案的改進、規避設計，爭取新的方案獲得授權。

（二）專利海外申請費用

國外專利申請費用包含兩部分：國外代理機構授權的代理費和國外專利局收取的官費。如果不委托代理機構，自行向國外專利局申請，就只有一個官費。如果企業有能力自行完成專利申請及將來的審查意見答復，也是可以的。

如果企業沒有能力完成，建議委托代理機構。有可信賴的國外代理機構可以直接進行委托，或者可以通過國內較為專業正規的代理機構來選擇國外代理機構，能夠同時達到監督國外代理機構的工作質量及收費的目的。

（三）海外專利布局

海外專利布局概念很大，需要根據企業的具體情況具體分析，具體定制布局方案，理論做法如下：

（1）時間布局，采用商業秘密保護還是公開申請專利？

考量整體技術現狀和競爭對手研發進度。當成果領先優勢明顯且對手短期無法做出同樣的發明創造時，可暫緩申請。一方面可以防止過早地讓對手獲悉先進技術，從而縮短技術差距；另一方面也可延長技術的保護期限。同時，應協調好基礎發明和外圍應用研究申請的同步性，避免申請基礎專利后被對手搶先申請外圍專利、反過來限制自己的風險。在無法確定他人信息的情況下，提倡盡早申請。

公開時機方面，部分地區/國家存在提前公開機制，籍此可縮短獲權周期。但對于儲備性技術、有改進/完善預期的技術、或者外圍專利暫未準備完全的基礎專利申請，不建議提前公開。建議保密，為對后續完善和組合申報留下充足時間。

還需考慮各國專利申請的審查階段和專利維持時間。綜合考慮成本、預算、市場轉化、收益等等。

（2）技術布局

核心競爭力的技術專利、開拓性發明創造專利、技術壁壘型專利，壟斷技術，占領市場。

產業鏈布局，如產品原料的獲取及預處理工藝、產品應用及由此獲得的產物等，完善專利布局的立體結構。

相關領域布局，技術特點相近的臨近領域和實施發明的配套領域。

（3）地域布局

專利權具有地域性，因此當中國企業要進入海外市場，需要考慮在哪些國家地區進行專利布局。

以市場為導向，主要的市場國家和生產地在哪里？針對產品銷售的主要國家以及未來的新興市場進行專利布局，阻止競爭對手的進入。如果是工藝方法，企業需要考慮這類工藝方法會用在哪些國家，未來會在哪些國家設廠來實施這些工藝，會和哪些國家的合作伙伴合作來實施，或者在哪些國家采用代工生產(OEM)來實施這些工藝。在企業自身市場，基于確保專利競爭優勢和市場自由的目的，宜根據地域的市場功能進行相應布局，做到專利與產品相匹配，并基于利潤預期調整布局強度。

競爭對手的產品市場和生產地，作為遏制競爭對手的手段，也可以作為未來和競爭對手在其它領域進行談判的籌碼。在對手市場，專利布局不僅可以為將來企業入場鋪路，積累專利資源，還可通過針對對手的對抗和限制性布局，為后續可能的專利糾紛提供應對籌碼。

當地國家的專利制度是否健全，執法環境如何。專利授權后，如果發現侵權行為，我們能否有效地行使專利權。目前很多制造業往東南亞國家轉移，但企業也許對越南、巴基斯坦、柬埔寨等國家的執法環境有顧慮。一個國家的專利制度是否健全，能否有效行使專利權，會影響我們在專利布局時對國家的選擇。

貨物的運輸途徑，也是專利布局中考慮的一個因素。在歐洲，許多貨物是通過海上運輸到荷蘭的鹿特丹、德國的漢堡，再運送到歐洲其它國家；即便荷蘭和德國本身不是產品最終銷售的市場，企業如果在專利布局上也考慮到這兩個國家，并在這兩個國家申請相關專利，就能阻止貨物進口到歐洲。

展會所在國家，比如，中國香港、法國巴黎、德國漢諾威等地是世界上重要的展會城市。企業如果在這些展會所在國家對相關產品申請了專利，一旦競爭對手的產品出現在該國的展會上，那么我們可以依據該國的展會知識產權保護體系，申請臨時禁令、行政保護等措施。

（4）專利類型布局

申請什么類型的專利，取決于技術/產品本身的特點。

技術重要程度，是核心專利還是外圍專利？通常來說，基于穩定性和保護期限考慮，會盡量采用發明專利保護核心技術，如果產品的核心設計涉及到一些內部結構、方法等，且產品銷售周期較長，則可考慮申請發明專利；在涉及多個創新點時，則可根據成果的形式和技術含量，采用發明為主、新型和外觀為輔的保護模式。對于外圍技術，結合成本因素，可采用新型和/或外觀專利為主、發明為輔的組合。從而構筑專利網。核心專利/基礎專利，指的是在某個技術領域的生產產品或者使用工藝時必須使用的專利技術。由于該專利技術是產品生產和后續進一步研發的基礎，通常核心專利的價值比較大。

外圍專利是與核心專利相對應的術語，是基于核心專利技術的改進和延伸而申請的專利。圍繞核心技術專利申請大量的改進專利，對其形成包圍，就會限制核心專利的權利人，使其無法拓展該技術的應用領域，也無法使用改進的方法。技術跟隨者也能通過擁有外圍專利而突破核心專利擁有者的限制，與核心專利擁有者達成交叉許可的可能性大大增加，從而獲得發展的機會。

此外，針對外觀設計專利，靚點在產品形狀、銷售周期、銷量。可以根據產品的創新點、時效性、銷售量等進行相應考量。如產品銷售周期短，且主要創新點在于產品形狀，則建議申請相應國家外觀設計專利即可。同時還應參考當地審查制度，因大多數國家外觀設計專利審查周期短，授權率高，申請后可快速拿證維權。

專利布局可從本企業產品和項目的整體架構出發，多技術角度進行保護。還需要考慮技術向上下游產業以及其它相關產業延伸的可能性。

考慮成本的前提，可以先考慮PCT申請的質量。大多數情況下，都是先申請國內專利，再以優先權的形式提交國際專利申請，再進入國家階段，此時，國內專利申請的質量決定了將來國家階段的授權概率。因此，國內專利申請的撰寫需要委托專業的代理機構，與發明人充分溝通，確定最佳保護方案，寫出有質量的專利申請，增大國家階段的授權概率，避免浪費也是一種節約成本。

上海市浦東新區知識產權保護中心

（國家海外知識產權糾紛應對指導中心上海浦東分中心）