透明計劃

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因此對于亞馬遜電商而言,在開拓美國站市場之前先完成美國商標注冊申請,是成功開拓美國市場的關鍵一步,也是實現品牌保護的重要前提。

(二)申請美國商標注冊是防范商標侵權風險的重要舉措

近年來,深圳企業涉美國商標訴訟案件數量呈現增長趨勢,連續五年在深圳企業涉訴的美國商標訴訟案件中,有95%以上的深圳企業均作為被告,其中絕大部分為跨境電商中小型企業,這些跨境電商,大多由于涉及的知識產權受地域性保護的限制,再加之知識產權保護意識淡薄、管理制度較不完善等原因,導致其在經營過程中可能侵犯他人商標權利,從而卷入侵權糾紛,遭受包括但不限于如下所列出的不利影響:

1.被訴商標侵權所帶來的不利影響

若亞馬遜美國站電商在沒有注冊商標的情況下隨意銷售附帶他人商標權屬的產品,可能造成自身被訴侵權,美國法院在不通知電商的情況下即可發布臨時限制令凍結電商的亞馬遜賬戶資金,亞馬遜電商需要耗費大量的時間與金錢來處理糾紛。若法院判決侵權成立,電商除了需要執行判決書要求的高昂的判賠額之外,還可能被下發永久禁止令,甚至可能導致店鋪關停的嚴重后果。同時,原告還可能根據判決書將其能夠查詢到的所有關聯收款賬戶予以限制,這對亞馬遜電商的整體經營產生巨大影響。

2.不注冊商標對自有品牌保護的不利影響

電商在亞馬遜美國站經營時,若不申請美國商標注冊,一是不能適應亞馬遜的品牌化政策進行品牌備案,無法通過平臺有力打擊制止其他商家的侵權行為;二是不利于自身在經營過程中對自有品牌的打造和長遠發展,面對他人侵權行為時缺乏有力的法律武器。

因此,隨著美國商標訴訟風險日益增加,注冊美國商標成為跨境電商防范商標侵權糾紛的重要舉措,積極申請注冊美國商標以保護自主品牌十分必要。

二、亞馬遜美國站電商申請注冊美國商標的方式及流程

亞馬遜美國站電商可選擇的申請注冊美國商標的方式主要包含單一國家注冊和馬德里商標國際注冊指定美國。

對于亞馬遜美國站電商而言,采用單一國家注冊的方式最快可在一個工作日內獲得美國商標申請號后以TM標進行亞馬遜品牌備案,而采用馬德里商標國際注冊指定美國方式最快也需要2-3個月才能獲取美國商標申請號。因此出于快捷性的考慮,大多數電商優先選擇采用單一國家注冊的方式進行美國商標注冊。本部分將重點介紹單一國家注冊方式,并將其與馬德里商標國際注冊指定美國的方式進行對比,以供亞馬遜美國站電商參考。

(一)單一國家注冊方式

單一國家注冊指申請人直接向美國專利商標局()提交注冊申請的方式進行商標注冊保護。

1.申請主體

依據美國商標法規定,商標注冊申請人可以是任何國家或地區的企業、事業單位、社會團體、商業者、自然人。

需要注意的是,2019年7月2日,為減少境外申請人提交不合法申請,宣布了一項新規定,要求所有外國申請人必須由一名獲得美國執業許可的代理律師處理其在美國的商標業務。因此對于我國在開拓亞馬遜美國站的跨境電商而言,我國企業及個人進行美國商標注冊申請業務時必須委托持有美國執業資格的律師。

2.申請類型

美國聯邦商標法 (The Act)第15條規定, 任何符合要求的“文字、名稱、符號、圖案或組合”都可以注冊為商品或服務標志。按照商標表現形式主要分為文字、圖形/設計商標、聲音商標和三維立體商標,文字和圖形為常見商標類型。

3.申請基礎

申請人直接向提交申請時,必須選擇商標的申請基礎,即 。美國商標注冊申請的“基礎”是美國商標法所規定的法律基礎。以下是四種基礎和要求:

申請基礎

要求

已使用

Use in 1(a) of the Act.

提交申請時,商標已在美國使用。需提供商標在美國及全球實際投入商業使用的時間及相關證據。根據目前的審查情況,對于中國申請人使用證據的審查非常嚴格。

意向使用

-to-use 1(b) of the Act.

提交申請時,商標尚未在美國實際投入商業使用。但是申請人在商標申請日之后有將商標在美國進行商業使用的真實意圖。申請時無需提交使用證據,但申請通過實質審查后,需提供相應商標使用證據,否則將視為放棄相關申請。

基于國內注冊基礎

of a mark in a ’s of 44(e) of the Act.

基于在中國的商標注冊證,向提交申請。商標圖樣及申請人信息需要與國內注冊完全一致,商品/服務項目需在國內注冊證的保護范圍內。此申請基礎,不需要提供商標使用證據。

基于優先權申請

of , upon an - , 44(d) of the Act.

在6個月優先權日內,基于國外申請向提交申請。待初審審查通過后,再提交基礎商標的注冊證。若外國基礎商標還未核準注冊,則需提供商標使用證據。

其中,“已使用”和“意向使用”為亞馬遜美國站電商較常用的商標注冊申請基礎,其提交使用證據的時間節點不同。具體流程差異可參考下圖:

商標查詢注冊時間_商標查詢注冊查詢_s商標注冊查詢

4.申請費用

美國商標注冊的費用主要由兩部分組成,包括收取的官費和律師代理費。商標官費在一定期限內是固定的,而代理費會根據代理方收取標準、選擇的套餐不同而存在差異。比如已使用的商標申請官費大約350美元/每類;意向使用的商標申請官費大約450美元/每類。使用線上方式申請商標注冊所涉及的費用(不包含代理費),如下圖所示:

美國商標申請相關官費

項目編號

項目名稱

官費(美元)

2.6(a)(1)(iii)

通過填寫標準表格(TEAS )遞交商標申請( )

350/類

2.6(a)(1)(iv)

通過填寫最簡級表格(TEAS Plus Form)遞交商標申請( )

250/類

2.6(a)(1)(v)

商標修正費用(針對未使用商標)

100/類

2.6(a)(2)(i)-(ii)

商標使用修正(針對已使用商標)

100/類

2.6(a)(3)(i)-(ii)

遞交商標使用聲明( of Use)

100/類

2.6(a)(4)(i)-(ii)

遞交商標使用說明延期六個月請求( for 6- )

125/類/次

2.6(a)(19)(i)-(ii)

請求分割申請

100/類

5.申請流程

入駐亞馬遜美國站的商標注冊從遞交申請到獲準注冊總共所需的時間,在無異議的情況下約為8-12個月,主要分為以下六個階段:

(1)商標查詢階段

如果發現類似或相同的商標,并且該商標受到商標申請中指定的類似/相同商品或服務的保護,則申請可能會被駁回。因此在提交申請前做好商標查詢,可以增加商標注冊成功的機率。

(2)申請提交階段

申請人直接向提交商標注冊申請,若申請材料符合要求,會在1至10個工作日內下發商標受理通知書并分配申請號,申請人可以通過TSDR( and )系統查詢申請情況或者電話咨詢(1-800-786-9199)其商標狀態。

亞馬遜美國站的電商在獲得商標受理通知書后可以使用TM標進行亞馬遜品牌備案。

(3)商標審查階段

如果申請人的資料符合要求,會將材料分配給審查員進一步審查,以確定申請人的商標申請是否符合聯邦法律的要求。審查周期3-6個月,如未發現駁回理由,商標進入公告階段/提供使用證據階段。

(4)審查意見階段

如在商標審查過程中,發現存在駁回理由的,會發出審查意見通知書。官方意見發出之日起有6個月答復期,申請人必須在答復期內針對前述官方意見進行答復,否則會被視為放棄申請。答復通過后,將安排公告;如答復未通過,會再次發出審查意見,申請人再有6個月的答復期限。若申請人放棄答復,將發出最終駁回意見。若申請人答復未通過,審查員有可能會再次給予期限答復或發出最終駁回意見。通常情況下,審查員會有2-5次的審查意見發出機會,具體以審查員的個案審查情況為準。

(5)公告異議階段

審查通過后,會對擬注冊商標進行公告,該公告在的官網刊登,每周進行更新。公告期為30天,對商標有異議的,應在30天內向提出異議申請。將在2個月內對異議進行審核,異議不成立的將進入下一階段。

(6)登記注冊階段

若無第三方異議或異議不成立,在商標公告期結束后,將核準注冊該商標并頒發注冊證書。

亞馬遜美國站的電商在獲取商標注冊證書后可在亞馬遜將之前已進行品牌備案的TM標轉化為R標,或直接進行R標品牌備案,以獲取更全面的品牌權限。

(二)馬德里商標國際注冊指定美國方式

如前所述,擬入駐亞馬遜美國站的電商可以通過直接向申請注冊的方式進行商標注冊保護,也可以通過馬德里國際注冊方式將保護延伸至美國。以下為兩種申請方式主要階段的時長對比:

申請方式

直接向遞申請

通過馬德里注冊指定美國

受理需時

1-10個工作日左右

6-10個月左右收到馬德里國際注冊證

注冊需時

8-10個月(以順利核準計算)

12-18個月(以順利核準計算)

注冊時效

10年,期滿前6個月可以續展(直接向提交續展申請并提交9-10年使用證據)

10年,國際注冊證期滿前3個月可以續展(向國際局提交續展申請),但提交續展申請后,需自指定美國的注冊日期起的9-10年內提交使用證據

(注:依照美國商標法特別規定,美國注冊商標權利人需在商標注冊之日起的5-6年內提交符合要求的使用證據后,才可維持商標權利)

除此之外,兩者還有以下主要區別:

1.只有申請人原屬國為馬德里協定締約方或馬德里議定書締約方的成員國,才能通過馬德里國際商標注冊的途徑指定美國商標注冊。值得注意的是,香港、澳門特別行政區的申請人還不能通過中國商標局辦理馬德里申請。臺灣地區申請人如在中國商標局有已經注冊的商標或已經提交申請、并獲得受理通知書的商標,可以通過中國商標局辦理馬德里申請。

2.申請人必須先在原屬國商標主管機關進行基礎注冊或基礎申請,方可提起馬德里商標注冊申請。通過馬德里國際注冊指定進入美國的申請,不需要提供相應的商標使用證據。而如果采用直接向遞交申請的方式,則無需先在國內申請或注冊相同商標,但必須在遞交商標申請的同時或通過初審后遞交使用證據。

相比較于單一國家注冊方式而言,亞馬遜美國站的電商使用馬德里商標國際注冊指定美國的方式在申請至注冊階段可避開使用證據的遞交,且官方下發單獨的注冊證書,因而仍有較多對美國市場有商標注冊需求,但短期內無法提供使用證據的申請人選擇該途徑。同時,需要注意的是,用馬德里商標國際注冊指定美國的方式進行亞馬遜美國站的品牌備案時,需使用馬德里指定成員國的單獨注冊號,而非馬德里國際注冊號。

三、后續維護事宜

注冊美國商標,僅僅是布局亞馬遜美國站市場的第一步,如果要長久的保護自己的商標權利,則應注意商標的后期維護,并通過 TSDR 密切關注商標狀態。商標后期維護主要包括定期提交使用證據、提交宣誓書和續展。

(一)提交使用證據

美國商標法規定,在商標注冊成功之日起在第5至6年間,以及注冊后的每個10年均應向提交使用證據。否則,有權要求逾期者繳納罰金或撤銷未投入使用的注冊商標。

(二)提交宣誓書

美國商標法第8條規定,商標注冊后第5年和第6年間,商標注冊人必須向提交經其簽署的宣誓書,宣誓在商標注冊后5年內已將注冊商標使用在所核定的所有商標和服務上。

(三)商標續展

美國商標續展與國內一樣,10年續展一次,續展后的有效期也是10年。提交續展的時間是注冊期滿前半年至注冊期滿后6個月(寬展期)內,如果在注冊期滿后的6個月寬展期內提出續展的,應支付罰金。

四、特別注意事項

(一)關于申請基礎的確定

如前所述,亞馬遜美國站電商在向提交商標注冊申請時,必須先確定商標的申請基礎(包括已使用、或意向使用、或基于國內注冊基礎、或基于優先權申請)。本部分主要論述基于已使用的申請基礎進行商標注冊申請時,亞馬遜品牌備案規則與美國商標法之間的規則沖突下企業的應對措施。

在中國電商進入亞馬遜美國站進行產品銷售前或者銷售初期,須做好品牌備案才能進行品牌打造、品牌分析以及品牌保護工作,否則將面臨各式各樣的投訴或侵權風險,甚至導致店鋪關停的嚴重后果,進行品牌備案的前提是進行美國商標申請并擁有TM標或R標。而在中國電商進行美國商標申請時,若采取已使用的申請基礎,則要求提供在美國本土的在先使用證據,但對于大部分計劃通過跨境電商平臺開拓美國市場的中國電商而言,亞馬遜平臺是其第一個在美國進行銷售的渠道。因此,在亞馬遜品牌備案規則與美國商標法之間的規則沖突之下,部分電商選擇規避美國商標法的相關規定,使用虛假的使用證據來申請商標,以便進行亞馬遜品牌備案,這將存在商標被駁回或被撤銷的極大風險。

因此,在未有真實有效的美國本土在先使用證據之前,為進行亞馬遜品牌備案,電商可考慮通過意向使用的申請基礎以申請注冊美國商標,并在申請遞交后的6個月內將商標投入使用,并遞交商標使用聲明( of use)。雖然采取此方式也會相應地增加相關程序和費用,但相較于以提供虛假證據所帶來的必然的不穩定風險,建議電商始終將申請流程的合法合規化放于首位。

(二)關于申請注冊的商品/服務的確定

不同于我國的商標申請和審查制度,美國商標申請以使用在先為原則,同時其審查也并非以群組為單位來審核,所申請注冊的每一個項目/服務項目均需要申請人提供使用證據。因此,申請注冊的項目越多則意味著申請人提供使用證據的負擔也會越重,某個商品/服務項目的使用證據出現問題可能連帶整個商標受影響,甚至可能導致整個商標作廢的嚴重后果。部分電商為“貪多”而增加一些不相關的商品/服務項目的商標注冊的做法,反而會增加不必要的注冊風險。

因此,建議亞馬遜電商按實際需求進行美國商標申請注冊,申請遞交前須確認所申請注冊的商品/服務項目是否已實際使用或有意向使用,以按需申請為原則,在什么商品/服務上使用就申請注冊什么商品/服務項目,不盲目增加注冊項目。

(三)關于最早使用時間的填寫

在申請注冊美國商標時,提供使用證據階段必須如實填寫商標的最早使用時間。若后續涉及商標異議或無效等案件,或者在爭議中涉及該時間,能否提供切實的時間證據將是關系到該商標是否會被撤銷的關鍵因素。

(四)關于使用證據的重要性

目前,未能如實提交“使用證據”已成為中國電商涉嫌美國商標申請材料造假的主要理由之一,對商標使用證據的審查越來越嚴格,過往一些申請人采用PS等方式偽造使用證據的方式已無法規避嚴格的審查要求。

在美國商標審查過程中,當審查員認為使用證據不足或有問題時,就會下達商標審查意見( ),要求申請人提交新的使用證據。即使是在商標獲準注冊之后,針對商標未實際使用的撤銷問題,根據2021年12月18日在其官網公布的《關于2020年美國商標現代化法案實施條例的修訂規定》,也增設了單方面的消除程序和單方重審程序,同時將“未使用”列入在美國商標審理和上訴委員會(TTAB)申請撤銷的理由,該新法將對提交虛假使用證據的商標申請產生影響。

因此申請人應確保證據合法合規,并固定相關使用證據,確保擬提交的商標必須是實際使用或意向使用的商標,而不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據,否則將構成虛假申請,增加商標的駁回或撤銷風險。

(五)關于商標注冊申請方式的選擇

對于在美國市場有商標注冊需求但短期內無法提供有效使用證據的部分亞馬遜美國站電商,可考慮基于國內有效商標申請或注冊,通過馬德里商標國際注冊指定美國的方式進行美國商標申請。

美國商標申請對商標使用證據的要求十分嚴格,通過單一國家注冊方式,除非能提供申請人本國的商標注冊證作為基礎(基于他國的商標注冊還需遞交商業聲明),否則必須遞交真實的使用證據才能最終獲權。但通過馬德里指定美國的方式,則可在美國注冊日期起長達5-6年的時間提供有效使用證據,同時相應的申請成本也會增加,亞馬遜電商可根據自身實際需求進行權衡考慮。

(六)關于代理機構的選擇

申請人應委托合法經營的商標代理機構進行申請遞交,或者直接委托美國律師進行遞交。專業的代理機構或美國律師將最大程度地對申請全流程進行把關,并減少后續面對商標撤銷程序和商標重審程序的相關風險。

在甄選代理機構時切忌盲目追求低價,宣傳低價注冊的代理機構不僅難以保障服務質量,更可能因各種不合規而引起美國商標被駁回或撤銷的風險,如涉及使用虛假簽名、虛假注冊地址、濫用賬戶等。

附件1:

可代理美國商標申請業務的服務機構名單:

序號

服務機構

官網